'신화'의 상표권 분쟁으로 알아보는 상표법!

 

 

 

국내 최장수 아이돌 그룹으로 유명한 신화, 최근까지도 드라마, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활동하면서

큰 인기몰이를 하고 있습니다.

그런데 신화가 사실 ‘신화’라는 그룹명을 자유롭게 사용할 수 없었다는 사실, 알고 계셨나요?

 

신화는 1998년 SM엔터테인먼트 소속의 그룹으로 데뷔했으나,

2003년 전속계약이 만료되면서 그룹명과 관련된 분쟁이 시작됐습니다.

SM엔터테인먼트는 신화의 새 소속사인 굿이엠지에게 ‘신화’라는 그룹명을 사용하는 것을 허용하는 계약을 체결했고,

2005년 ‘신화’의 상표 등록을 마친 뒤 이를 준미디어에 위탁했습니다.

이듬해인 2006년에는 준미디어에 상표권 자체를 넘겨 상표권리자가 SM엔터테인먼트에서 준미디어로 바뀌기도 했습니다.

 

이후 신화컴퍼니라는 새 소속사에서 활동하게 된 신화는 2011년 준미디어와 ‘신화’의 상표권 사용계약을 체결했습니다.

그런데 신화컴퍼니가 상표권 보유 확인 문서를 요청하는 과정에서

두 회사 간에 갈등이 생겼고, 신화는 상표권 사용계약 해지를 통보했으며,

두 회사는 콘서트 수익과 일본 팬클럽 운영수익의 재배분에 관한 법적 분쟁을 하게 되었습니다.

 

신화의 현 소속사인 신화컴퍼니는 준미디어와의 민사소송을 진행하는 동시에

특허심판원에 상표등록취소심판청구를 제기했습니다.

그러나 신화컴퍼니는 두 차례의 민사소송에서 패소하여 1억 4113만원의 이름 사용료를 내게 되었으며,

상표등록취소심판청구 역시 기각되었습니다.

 

재판부와 특허심판원 모두 ‘신화’라는 상표가 준미디어의 소유라는 판결을 한 것입니다. 

상표권이 뭐길래, 신화가 자신들의 그룹명을 사용하는데 법적 분쟁까지 하게 된 것일까요?

우리는 먼저 상표권을 이해해야합니다.

 

 

 

§상표법 제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 

  

상표법에 따르면 상표사용자의 업무상 신용유지 도모가 가장 주된 목적인 것 같은데요.

‘신화’에 대한 상표권을 다룬 위 사례 역시 상표법에 기반하여

두 회사 중 어느 쪽이 상표권을 가지고 있는지 판단하는 것이 분쟁의 핵심이었습니다.

 

그렇다면 재판부는 어떤 조항을 근거로 신화컴퍼니가 준미디어의 상표권을 침해했다는 판단을 했을까요?

상표법 제6장 상표권자의 보호에서는 상표권을 침해당한 상표권자의 권리와 손해배상 등의 내용을 명시하고 있습니다.

    

§상표법

제66조 (침해로 보는 행위)

①다음 각 호의 1에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위

2. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위

3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위

4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

제66조의2 (손해배상의 청구)

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

 

위 조항에 따르면 재판부는 상표법 제66조 제1항 제1호에 의해

신화컴퍼니가 준미디어의 상표권을 침해했다고 판단한 것으로 보입니다.

비록 신화 당사자들이라 하더라도 상표권이 준미디어 측에 있기 때문에

협의 없이 ‘신화’라는 상표를 사용할 수 없다는 것이지요.

또, 신화컴퍼니가 준미디어 측에 상표권 사용계약 해지 통보를 했으나 협의가 되지 않았고

준미디어가 상표법 제66조의2에 의해 신화컴퍼니 측에 맞소송을 제기했음을 알 수 있습니다.

 

특허심판원 역시 상표법에 의거하여 신화컴퍼니의 상표등록취소심판청구를 기각했는데요,

그 근거가 되는 조항은 다음과 같습니다.

 

§상표법 제73조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

3. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

③제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다.

④제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품중 1 이상에 대하여 그 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만, 피청구인이 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유를 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

⑤제1항제2호·제3호·제5호·제6호, 제8호부터 제13호까지의 규정에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다.

⑥ 제1항에 따른 취소심판은 이해관계인만 청구할 수 있다. 다만, 제1항제2호, 제5호, 제6호 또는 제8호부터 제13호까지의 규정에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 누구든지 청구할 수 있다.

⑦상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다.

⑧제71조제5항의 규정은 제1항의 심판의 청구에 관하여 이를 준용한다.

 

신화컴퍼니는 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의해 ‘신화’라는 상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장했습니다.

‘신화’라는 등록상표가 사건의 심판청구일인 2013년 2월 6일 이전에 3년 이상 계속하여 사용된 사실이 없기 때문에

취소되어야 한다는 것입니다.

 

이에 대해 특허심판원은 청구인이 이해관계인에 해당하나,

‘신화 1집’이 2010년부터 2012년 까지 판매된 사실이 있으므로

상표법 제73조 제1항 제3호에 해당되지 않는다는 판단을 내렸습니다.

 

실생활에서 사용되지 않기 때문에 생소하게 느껴졌던 상표법, 이번 사례를 통해 잘 알게 되셨나요?

그냥 스쳐지나갈 수도 있었던 연예기사 속 법률정보 재미있지 않나요?

 

신화컴퍼니 측은 일부 패소한 부분에 대해서는 항소할 예정이며, 향후 활동에는 문제가 없을 것이라고 밝혔습니다.

두 회사 간의 분쟁이 원만하게 해결되기를 바라며 이런 분쟁이 일어나지 않도록 모두가 노력해야겠습니다.